L'usage du nom patronymique à titre de marque : quelques précautions à prendre

Quelles sont les règles en matière d’homonymie de nom ?

Le droit de marque est un droit absolu. Par conséquent, si une personne dépose comme marque son propre patronyme, elle devrait pouvoir interdire à un concurrent portant un patronyme identique d’en faire usage, tout au moins dans le domaine de la spécialité couverte par le premier dépôt.

Compte tenu du caractère personnel du nom patronymique, l’article L. 713-6 I du Code de la Propriété Intellectuelle assouplit cette règle en disposant qu’une  « marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce […] de son nom de famille […] lorsque ce tiers est une personne physique ».

Avant l’entrée en vigueur de ce texte, le 15 décembre 2019, il était fait référence à la bonne foi de celui qui utilisait son nom patronymique comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne et la jurisprudence y a ajouté le nom de domaine (Cass, Com, 7 septembre 2022).

Il ne sera donc pas possible au second en date de déposer son nom patronymique à titre de marque, mais il pourra envisager une exploitation de son patronyme dans la vie des affaires.

La décision POILÂNE fournit un exemple assez parlant (CA Lyon, 29 novembre 2018). La Cour d’appel de Lyon a estimé que malgré l’utilisation antérieure par la société POILÂNE d’une marque du même nom, Monsieur Julien POILÂNE pouvait légitimement utiliser la dénomination sociale JULIEN POILÂNE comprenant son nom patronymique.

Toutefois, ce texte permet également au titulaire d’une marque antérieure de demander que soit limité ou interdit l’usage du patronyme par le commerçant, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans la même affaire POILÂNE (Cass. Com., 17 mars 2021).

D’autres conflits peuvent par ailleurs survenir lorsque la dénomination choisie s’avère être le nom d’un tiers.

Lorsque le nom d’un tiers est un obstacle au dépôt

En vertu de l’article L.711-3 I. 8° du Code de la Propriété Intellectuelle, le nom patronymique constitue une antériorité opposable aux tiers désirant déposer un tel nom à titre de marque. En effet, des précautions sont notamment à prendre si la marque qu’on utilise à des fins commerciales est susceptible de créer une confusion avec le nom patronymique d’un tiers, ou si le titulaire du nom le cède à la société qu’il dirige et qu’il est ensuite évincé de cette société.

L’usage du nom patronymique d’un tiers à titre de marque sans autorisation

Cet article dispose que le dépôt d’un patronyme à titre de marque permet au titulaire du patronyme de s’y opposer dès lors que ce dépôt porte atteinte à son nom.

La jurisprudence a précisé que « si le nom patronymique d'une famille donne à ses membres le droit de s'opposer à toute appropriation indue par un tiers au même titre de nom patronymique, il est nécessaire [...] lorsque le nom est utilisé à des fins commerciales ou publicitaires, que le demandeur justifie de l'existence d'une confusion à laquelle il a intérêt à mettre fin » (Cass. 1re civ., 19 déc. 1967, Savignac : D. 1968, jurispr. p. 277 ; CA Paris, 15 décembre 2000, VIRAG c. Sté PFIZER, Dalloz 2001, p. 1306 ; CA Paris, 14 juin 2006, n° 05-07214, CA Paris, 1 décembre 2015, n° 2014/18043).

Dès lors, un nom patronymique ne constituera une antériorité opposable que si le titulaire du nom démontre que la reprise de son patronyme comme marque crée une confusion qui lui est préjudiciable. Ainsi, la confusion est fréquemment retenue dans le cas d'une reprise comme marque de noms célèbres ou rares. En effet, le titulaire du patronyme subit alors un préjudice moral, les tiers étant fondés à penser qu'il a monnayé l'usage commercial de son nom. De son côté, le déposant profite de la notoriété du nom en conférant à ses produits ou services une bonne image de marque. La jurisprudence a même étendu cette hypothèse à des conflits entre porteurs du même nom, comme l’illustre la décision EIFFEL.

Un héritier de Gustave EIFFEL avait déposé cinq marques françaises comportant le nom patronymique EIFFEL. L’association des descendants de Gustave Eiffel (ADGE), a obtenu l’annulation de ces marques au motif que des tiers pouvaient légitimement croire que les marques litigieuses étaient exploitées pour le compte de tous les descendants alors qu’un seul en tirait profit. La Cour d’appel et la Cour de cassation ont estimé que le fait qu’une marque comporte le nom de famille de son déposant n’empêche pas d’autres porteurs de ce nom d’agir en annulation de la marque sur le fondement de l’article L711-4 g), si celle-ci porte atteinte à leur droit au nom. (Cass. com., 26 janvier 2022)

Étonnamment, les conflits existent aussi lorsqu’une autorisation a été demandée au titulaire du nom patronymique afin d’en faire un usage commercial, tout particulièrement lorsque le dirigeant d’une société autorise celle-ci à utiliser son nom et qu’il quitte ensuite la société…

L’usage de son propre nom patronymique dans la vie des affaires

Il existe de nombreux cas où l’usage du nom est autorisé par celui qui le porte. Fort de cette autorisation, il semblerait qu’aucun litige ne puisse naître entre le titulaire du nom patronymique et le titulaire de la marque. Or, une telle coexistence n’est possible que si le contrat de cession est clairement délimité et précise notamment ce qu’il advient si le titulaire du nom cédé à la société vient à quitter l’entreprise.

Par exemple, dans l’hypothèse où la marque est cédée à la société ou est directement déposée par elle, il sera difficile pour le titulaire du nom patronymique de récupérer son nom et de l’utiliser en dehors de cette société, même s’il devait être évincé de la structure qui l’employait.

Ainsi, Inès de la Fressange, licenciée par la société à qui elle avait cédé sa marque patronymique, a cherché à faire annuler cette marque sur le fondement de la déceptivité en invoquant la tromperie du consommateur qui croit acheter un vêtement de la créatrice. Alors que la Cour d’appel de Paris lui avait donné raison, la Cour de cassation a finalement cassé la décision des juges du fond sur le fondement de la vente. Les juges ont estimé qu’en cas d’annulation de la marque, la créatrice manquait à son obligation de garantie de jouissance paisible des droits cédés à l’acquéreur. (Cass. com., 31 janvier 2006)

Plus récemment, la solution inverse a été retenue dans l’affaire CASTELBAJAC. La société PMJC avait acquis deux marques patronymiques de M. Jean-Charles DE CASTELBAJAC, qui à la suite d’un conflit avait demandé la déchéance des marques pour usage trompeur. La Cour d’Appel a cette fois-ci donné raison au porteur du nom, jugeant cette fois cette même garantie de jouissance paisible inopposable à une demande formée sur le comportement fautif du cessionnaire. (CA Paris, 12 octobre 2022)

À l’inverse, une société titulaire d’une marque patronymique ne peut pas arbitrairement bloquer l’usage de ce signe par le porteur du nom. 

Virginie Taittinger avait quitté le groupe du même nom pour lancer sa propre production de champagne. Elle utilisait son patronyme pour en faire la publicité et la Maison Taittinger soutenait que cette utilisation portait atteinte à sa marque renommée. La Cour de cassation a rejeté cet argument, reconnaissant à Virginie Taittinger des justes motifs d’exploitation en ce qu’elle avait fait preuve de bonne foi et utilisait le signe comme nom de famille ainsi que pour évoquer son histoire familiale et de son parcours professionnel (Cass. com., 22 juin 2022).

Il est dans tous les cas fortement conseillé au titulaire du patronyme de préciser le mieux possible tous les contrats sur la marque portant son nom (licence ou cession) et de prévoir également les conséquences d’un éventuel départ du titulaire du nom afin de limiter les litiges inhérents au départ du NOM de l’entreprise.

En conclusion, à partir du moment où un patronyme devient, à l’initiative de son titulaire, une marque à part entière qui représente une valeur économique pour l’entreprise, le titulaire du nom aura le plus grand mal à revenir en arrière et à retrouver sa faculté d’utiliser librement celui-ci dans la vie des affaires.

À propos de l'auteur

Vanessa Bouchara

Avocate, spécialiste en Droit de la Propriété Intellectuelle, Cabinet Bouchara & Avocats