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L'usage du nom patronymique à titre de marque : quelques précautions à prendre

Le nom patronymique constitue un droit de la personnalité inaliénable et imprescriptible

Publié le

A l’image de Cartier, Renault, Sonia Rykiel ou encore Ines de la Fressange, l’utilisation des noms patronymiques à titre de marque est fréquente. Elle est cependant à l’origine de nombreux litiges qu’il est possible d’éviter en prenant toutes les précautions nécessaires.

Le nom patronymique constitue un droit de la personnalité inaliénable et imprescriptible. Or, l'article L.711-1 alinéa 2 a) du Code de la propriété intellectuelle déroge à ce principe en prévoyant que le patronyme peut être enregistré à titre de marque, et par conséquent faire l’objet d’une exploitation commerciale.
Toute personne physique ou morale peut donc déposer et exploiter un nom patronymique à titre de marque, sans exclure que celui-ci soit le nom d’un tiers. Cependant afin que le patronyme ne devienne pas un objet du commerce, totalement détaché de la personne du titulaire, le législateur a prévu certains aménagements.


I. Quelles sont les règles en matière d’homonymie de nom ?

Le droit de marque est un droit absolu. Par conséquent, si une personne dépose comme marque son propre patronyme, il devrait pouvoir interdire à un concurrent portant un patronyme identique d’en faire usage, tout au moins dans le domaine de la spécialité couverte par le premier dépôt.
Or, compte tenu du caractère personnel du nom patronymique, l'article L. 713-6 du CPI a assoupli cette règle en disposant que « l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne lorsque cette utilisation est (...) le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique (...) ».

Il ne sera donc pas possible de le déposer à titre de marque, mais il sera toujours envisageable de poursuivre une exploitation commerciale du patronyme.
Tel fut le cas dans la décision HENRIOT (CA Paris, 2 juin 2010). La Cour d’appel de Paris a estimé que malgré l’utilisation antérieure par la société CHAMPAGNE HENRIOT et MASAI de marques intégrant le terme HENRIOT, Monsieur Raymond HENRIOT et Monsieur Serge HENRIOT pouvaient légitimement utiliser les dénominations sociales CHAMPAGNE SERGE HENRIOT et CHAMPAGNE RAYMOND HENRIOT comprenant leur nom patronymique.

En revanche, l’application de cet article suppose que l’homonyme soit un commerçant de bonne foi, exerçant de réelles fonctions de contrôle et de direction. Cette condition est appréciée très strictement par les Tribunaux et accordée très rarement, afin d’éviter les pratiques illégales de prête-nom.
D’autres conflits peuvent par ailleurs survenir lorsque la dénomination choisie s’avère être le nom d’un tiers.


II. Lorsque le nom d’un tiers est un obstacle au dépôt

En vertu de l’article L. 711-4 g) du Code de la Propriété Intellectuelle, le nom patronymique constitue une antériorité opposable aux tiers désirant déposer un tel nom à titre de marque.
En effet, des précautions sont notamment à prendre si la marque qu’on utilise à des fins commerciales est susceptible de créer une confusion avec le nom patronymique d’un tiers, ou si le titulaire du nom le cède à la société qu’il dirige et qu’il est ensuite évincé de cette société.

  • L’usage du nom patronymique d’un tiers à titre de marque sans autorisation

En vertu de l’article L. 711-4 g) du CPI, le dépôt d’un patronyme à titre de marque permet au titulaire du patronyme de s’y opposer dès lors que ce dépôt porte atteinte à son nom.
La jurisprudence a précisé que "si le nom patronymique d'une famille donne à ses membres le droit de s'opposer à toute appropriation indue par un tiers au même titre de nom patronymique, il est nécessaire (...) lorsque le nom est utilisé à des fins commerciales ou publicitaires, que le demandeur justifie de l'existence d'une confusion à laquelle il a intérêt à mettre fin" (Cass. 1re civ., 19 déc. 1967, Savignac : D. 1968, jurispr. p. 277 ; CA Paris, 15 décembre 2000, VIRAG c. Sté PFIZER, Daloz 2001, p. 1306 ; CA Paris, 14 juin 2006, n° 05-07214).

Dès lors un nom patronymique ne constituera une antériorité opposable que si le titulaire du nom démontre que la reprise de son patronyme comme marque crée une confusion qui lui est préjudiciable.
Ainsi, la confusion est fréquemment retenue dans le cas d'une reprise comme marque de noms célèbres ou rares. En effet, le titulaire du patronyme subit alors un préjudice moral, les tiers étant fondés à penser qu'il a monnayé l'usage commercial de son nom. De son côté, le déposant profite de la notoriété du nom en conférant à ses produits ou services une bonne image de marque.
La décision EIFFEL illustre cette position jurisprudentielle. La société GEL a voulu déposer la marque Gustave EIFFEL pour commercialiser des articles de maroquinerie, horlogerie et casquettes. L’association Gustave Eiffel, constitué des héritiers du célèbre constructeur éponyme, a alors assigné cette société pour atteinte à leur droit sur leur nom patronymique. La société GEL n’ayant aucun lien de parenté avec le célèbre ingénieur français, la Cour a considéré qu’elle avait fait une appropriation indue du patronyme de Gustave EIFFEL, ainsi qu’un usage détourné de sa notoriété. Sur le fondement de l’article L.711-4 CPI, les juges ont prononcé la nullité de la marque et l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (CA Paris, 14 juin 2006).

Etonnamment, les conflits existent aussi lorsqu’une autorisation a été demandée au titulaire du nom patronymique afin d’en faire un usage commercial, tout particulièrement lorsque le dirigeant d’une société autorise celle-ci à utiliser son nom et qu’il quitte ensuite la société…

  • L’usage de son propre nom patronymique dans la vie des affaires

Il existe également de nombreux cas où l’usage du nom est autorisé par celui qui le porte. Fort de cette autorisation, il semblerait qu’aucun litige ne puisse naître entre le titulaire du nom patronymique et le titulaire de la marque.
Or, une telle coexistence n’est possible que si le contrat de cession est clairement délimité et précise notamment ce qu’il advient si le titulaire du nom cédé à la société vient à quitter l’entreprise.
Par exemple, dans l’hypothèse où la marque est cédée à la société ou est directement déposée par elle, il sera difficile pour le titulaire du nom patronymique de récupérer son nom et de l’utiliser en dehors de cette société, même s’il devait être évincé de la structure qui l’employait.
Ainsi, Inès de la Fressange, licenciée par la société à qui elle avait cédé sa marque patronymique, a cherché à faire annuler cette marque sur le fondement de la déceptivité en invoquant la tromperie du consommateur qui croit acheter un vêtement de la créatrice. Alors que la Cour d’appel de Paris lui avait donné raison, la Cour de cassation a finalement cassé la décision des juges du fond sur le fondement de la vente. Les juges ont estimé qu’en cas d’annulation de la marque, la créatrice manquait à son obligation de garantie de jouissance paisible des droits cédés à l’acquéreur.
Il est donc fortement conseillé au titulaire du patronyme de préciser le mieux possible tous les contrats sur la marque portant son nom (licence ou cession) et de prévoir également les conséquences d’un éventuel départ du titulaire du nom afin de limiter les litiges inhérents au départ du NOM de l’entreprise.

En conclusion, à partir du moment où un patronyme devient, à l’initiative de son titulaire, une marque à part entière qui représente une valeur économique pour l’entreprise , le titulaire du nom aura le plus grand mal à revenir en arrière et à retrouver sa faculté d’utiliser librement celui-ci dans la vie des affaires.

Vanessa BOUCHARA
Avocat au barreau de Paris
Spécialiste de la Propriété Intellectuelle

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